▲ 송진영 변리사

Q - PCT? 해외특허? 국제특허? 너무 헷갈립니다.

A - 네. 맞습니다. 외국에서 특허를 받는 과정에 대해서 용어도 섞이고 설명도 어려워서 이해하기 쉽지 않다고 생각합니다. 이번에 천천히 살펴보고 쉽게 정리해 보겠습니다.

우리나라 특허청의 심사관이 심사하고 등록한 특허를 가지고, 일본이나 미국에서 소송을 할 수 있을까요? 상식적으로 그렇게 되기는 힘들겁니다. 미국의 법원이 한국 특허청의 심사관을 마냥 신뢰하기도 힘들 것이고 한국 특허청 심사관의 결정에 얽매여야 할 이유도 없기 때문이죠. 그래서, 전세계 대부분의 나라에서는 자기네 고유의 특허청을 두고 특허를 등록할 것인지 독자적으로 심사하여 결정하고 있습니다. 즉, 각 나라마다 행정기관인 특허청에서는 특허라는 권리가 생겨나고 없어지는 것을 관장하고, 사법기관인 법원에서는 이렇게 생겨난 권리를 행사하고 실행하는 것을 관장하고 있습니다.

이러한 이유로 한국에서 특허권을 등록하고 싶으면 한국 특허청에서 출원, 심사, 등록절차를 밟아야 하고, 미국이나 일본 등 모든 나라에서 마찬가지입니다. 출원인의 입장에서 어느 한 나라에서 등록만 받으면 전세계에서 통용되는 그런 특허가 있다면 좋겠지만 아직 그런 제도는 존재하지 않습니다.

해외특허

발명자가 미국 특허청에서 특허를 받는다면 미국특허, 일본특허청에서 특허를 받는다면 일본특허, 중국특허청에서 특허를 받는다면 중국특허라 하고, 이러한 외국 특허들을 합해서 해외특허라고 부르고 있습니다.
파리조약에 의한 해외특허 (조약우선권주장에 의한 해외특허)

그런데, 각 나라 특허청에서 심사할 때는 공통적으로 출원한 날을 기준으로 “이 세상 그 어느나라에도 없던 새로운 기술인지"를 판단하고 있어서 문제가 생겼습니다. 발명자의 입장에서 한국에 출원했다고 제품을 출시해버리면 미국, 일본, 중국 등 해외에서 특허를 받는 데 지장이 생기기 때문입니다. 만약 이대로라면, 제품을 어디에라도 내놓기 전에 특허를 받고 싶은 모든 나라에서 특허출원을 마쳐야 한다는 이야기인데, 각 나라마다 천만원 안팎의 비용이 들어간다는 점을 생각해보면 발명자에게 발명하자마자 너무 무거운 선택의 짐을 지우는 것이 될 것입니다.

문제를 공감하는 나라들끼리 모여서 “우리 중 어느 한 나라에 출원한 특허라면 1년의 유예기간을 주어서 다른나라에 불리한 것 없이 출원할 수 있게 하자"고 약속했습니다. (이를 파리조약이라 합니다.) 이렇게 해서 우리나라의 발명자가 우리나라의 특허청에 2014년 11월 30일 출원하였다면, 다른 조약 가입국에 출원할 때에는 2015년 11월 30일까지 천천히 기다렸다 하여도, 마치 2014년 11월 30일에 우리나라 출원과 동시에 한 것처럼 취급받을 수 있게 된 것입니다. 현재 대부분의 해외특허는 이 조약에 의한 우선권주장을 동반하고 있습니다.

국제특허 또는 PCT출원
파리조약으로도 해결되지 않는 불편함이 있었습니다. 하나는, 1년이라는 우선권 기간이 너무 짧다는 것이었습니다. 발명자가 시제품을 제조하기 직전에 한국에서 출원했다 하여도, 양산을 거쳐 시장의 반응을 어느정도는 확인을 해야 미국, 일본, 중국, 유럽, 사우디아라비아 등 어느 나라에 특허를 내고 해외진출을 할 것인지 판단할 수 있을텐데, 그러기에 1년이라는 시간은 턱없이 부족했습니다. 또 다른 하나는, 미국, 일본, 중국, 유럽, 사우디아라비아 특허청 각각에 모두 복잡한 서류를 구비해서 반복적으로 제출해야 한다는 점이었습니다. 이러한 절차상의 불편함을 덜고자하는 나라들끼리 모여 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)을 맺었습니다. 이 조약을 PCT라고 하는데, 그 내용의 핵심은 “제3의 국제기관으로 스위스에 WIPO(World Intellectual Property Organization) 국제사무국을 두고, 여기에 PCT출원을 하면, 31개월동안 가만 들고 있다가 전세계 가입국에 출원서를 일제히 뿌려주는 것으로 하자. 그리고 각 가입국에서는 PCT출원일에 각 나라에서 출원된 것처럼 취급해서 불리함을 주지 말자"는 것입니다. 이로써 발명자는 31개월이라는 기간을 충분히 활용할 수 있게 되었고, 모든 가입국에 공통특허서류가 뿌려지니 원하는 나라만 골라서 그 나라 심사관이 알아볼 수 있게 번역서 등만 제출하면 되게 되었습니다.

여기에서 많은 오해를 바로잡고자 합니다. 설명드린 것처럼 PCT는 발명자에게 시간을 더 확보해주고 절차를 조금 간단하게 하는 제도일 뿐입니다. 그래서, 각 나라에 진입하는 31개월 이후의 절차는 각 나라마다 따로 똑같이 진행해야 합니다.

센스 있으신 분들은 이미 알아차리셨을 것 같습니다. 어차피 해외 각 나라에서 똑같이 절차를 할 거라면 왜 PCT출원절차를 중간에 더 끼워넣어서 PCT비용이 더 들어가게 할까요? PCT는 말 그대로 발명자의 편의를 위한 제도이고 절차를 간소화하기 위한 것이라서, 해외출원여부를 결정하는 데 31개월의 시간을 활용할 필요가 있고 기회비용을 줄여야 하는 경우에만 활용하시는 것이 좋습니다. 일반적으로 미국, 일본, 중국 등 해외출원할 나라가 3개국 이하로 정해져 있는 경우에는 PCT출원을 거치지 않고 그 나라에 해외출원하는 것이 유리합니다.