▲ 송진영 변리사

나와 똑같은 생각을 한 사람이 있었다니! 일반적으로 보면 반가울 수 있는 일이겠지만, 발명가의 입장에서 본다면 정말 당황스러운 일이겠습니다. 그런데, 실제로 그 어떤 새로운 아이디어라 하여도 비슷한 선행발명이 없는 경우는 거의 없습니다. 당황할 상황일지는 곰곰이 살펴보고 나서 판단해도 늦지 않겠습니다.

똑같은 특허가 있다는 것을 누군가에게서 전해들었을 수도 있고, 신문기사에서 봤을 수도 있겠습니다만, 실제로 내 발명과 같은지를 보려면 그 특허문헌을 찾아서 살펴봐야 합니다. 특허문헌은 특허청 검색사이트(www.kipris.or.kr)에서 검색할 수 있습니다. 검색으로 특허문헌을 찾는 것도 쉬운 일은 아니지만 이 주제는 다음에 다루기로 하고, 우선은 내 발명과 똑같은 특허를 찾았다고 가정하고 설명드리겠습니다.

정말 똑같은지 확인해 볼까요?

특허문헌을 보실 때 1) 발명의 명칭이나, 2) 도면만을 보고 내 발명과 같다고 생각하시는 경우가 많습니다. 그런데, 책을 살 때 책 제목이나 삽화만을 보고 “내가 원하는 책”인지 알 수 없듯이, 발명의 명칭과 도면만을 보고 특허의 내용을 파악하는 것은 적절하지 않습니다. 내용이 좀 많고 용어와 문장구조가 불편하시더라도 특허의 내용을 알려면 명세서를 전체적으로 읽어봐야 합니다.

명세서를 읽을 때 굳이 강약을 조절하자면, 제일 먼저 “해결하려는 과제"를 봅니다. 여기에는 이 발명이 어떤 문제를 해결하려 한 것인지 설명되어 있기 때문에 내가 생각한 문제와 같은 것인지 확인할 수 있습니다.

그 다음으로 “과제의 해결수단"과 “도면"을 함께 봅니다. 여기에서는 그 문제를 어떻게 해결하였는지 확인할 수 있습니다. 다른 부분은 이해를 돕기 위해서 더 읽어보시면 좋습니다. 이렇게 확인해서, 그 특허가 내 발명과 다른 문제를 해결하였거나, 같은 문제라 하더라도 다른 방식으로 해결하였다면, 내 발명과 똑같은 특허가 아니니 걱정하지 않아도 됩니다. 오히려, 그 특허에서 내가 생각하지도 못한 문제를 더 발견하였거나, 다른 관점에서 문제해결을 했다면, 이를 참고해서 내 발명을 더 발전시킬 수도 있겠습니다.

내 발명과 같은 특허라는 것을 확인했다면?

내 발명과 그 특허가 “같은 문제를 같은 방식으로 해결"한 것이라면 대책이 있어야겠습니다. 내 발명을 특허출원하여 등록받는 것이 목적이라면, 더 나은 방식으로 다시 생각해보는 것이 좋겠습니다. 만약, 내 발명을 만들어서 사업화할 계획이었다면, 내가 그 특허를 침해하는 것은 아닐까 판단해야 합니다.

침해판단을 위해서는, 가장 먼저 그 특허가 등록된 특허인지 확인해야 합니다. 거절된 특허는 독점권을 전혀 갖지 못하고, 아직 출원중이기만 한 특허는 아직 독점권이 생기지 않은 특허이기 때문입니다. 등록된 특허는 “등록특허공보"가 발간되는데 이 문헌을 자세히 살펴봐야 합니다.

특허 명세서는 두 부분으로 나뉩니다. 하나는 그 발명이 어떤 것인지 상세하게 설명하는 부분, 다른 하나는 특허권자의 독점권을 정의하는 부분입니다. 그 특허가 어떤 내용인지를 알기 위해서는 설명하는 부분을 읽으면 되겠지만, 특허침해를 따져보려면 독점권을 정의하는 부분만 봐야 합니다. 구체적으로는 “청구항"이라고 쓰여진 부분이 독점권을 정의하는 부분이고, 나머지는 모두 설명하는 부분입니다. 즉, 침해문제를 판단하기 위해서는 특허등록공보 안에서도 “청구항"만 살펴보시면 됩니다.

“등록특허공보의 청구항"으로 관심을 좁혔습니다. 더 좁혀서 번호를 달고 여러개 있는 청구항 중에서, 가장 위에 있는 “청구항1”만 보셔도 됩니다. 청구항1에 있는 모든 구성이 빠지지 않고 내 발명에 들어 있는지 확인해 보시고, 모두 들어있다면 침해, 하나라도 빠져 있다면 침해가 아닙니다.

조금 더 깊게 판단해보자면 “공개공보"와 “등록공보"를 함께 보셔도 좋습니다. 실제로 처음 “출원할 때의 청구항"은 “공개공보"에 나와 있고, 심사를 거쳐 “등록된 청구항”은 “등록공보"에 나와 있습니다. 이들 둘의 차이를 보면, 심사과정에서 심사관이 어떤 “청구항"을 쳐 냈는지 알 수 있고, 권리범위가 어떻게 좁혀지고 확정된 것인지 짐작할 수 있기도 합니다.

쉽게 설명하려 해도 침해문제에 와서는 점점 말이 어려워지는 것을 느낍니다. 중요한 침해문제를 판단하는 데 있어서는 전문성이 필요할 뿐 아니라 이러한 기본적인 사항 이외에도, 심사과정에서 어떤 주장이 오고 갔는지, 명세서 전체적인 취지와 용어의 사용, 청구범위 해석 원리와 최근의 판례 등을 종합적으로 검토해야 합니다. 때문에, 중요한 판단을 내려야 하는 상황에 이르러서는 반드시 전문 변리사의 의견을 구하시는 것이 좋겠습니다.